Au gré des évolutions technologiques, l’innovation devient de plus en plus coopérative. Il n’est pas rare, en effet, que plusieurs parties concourent à une même invention, en raison de leurs apports singuliers. L’actualité des affaires nous montre combien l’anticipation contractuelle est impérieuse, pour protéger les conceptions industrielles et prévenir les différends, entre propriétaires et vis-à-vis des tiers. Or, les enjeux de la copropriété sur brevet sont largement méconnus : le présent article résume les lignes de faîte du régime légal et rappelle l’intérêt d’un encadrement privé.
La copropriété sur brevet peut être définie comme la modalité de propriété selon laquelle plusieurs personnes (physiques ou morales) sont privativement investies de quotes-parts indivises d’un même titre de propriété industrielle légalement protégé. Cette copropriété peut être le fruit d’un dépôt commun, résulter d’une revendication, d’une cession de quote-part, d’un contrat de recherche, ou encore ‘d’une dévolution successorales. Il convient de distinguer la copropriété, qui est une modalité de détention collective de droits, de la co-invention stricto sensu, qualité reconnue aux personnes ayant contribué à la conception technique et se voient, de ce fait, reconnaître une forme de paternité (ce qui n’implique pas per se une attribution de quote-part à leur profit).
En droit français, le cadre légal de la copropriété sur brevet est consacré aux articles L. 613-29 à L. 613-32 du Code de la propriété intellectuelle et précisé par la jurisprudence de référence. Ce régime est supplétif de volonté, ce qui signifie qu’il ne s’applique que par défaut (ie en l’absence d’accord contraire), aux relations des parties, pour définir et répartir leurs droits et obligations relatifs au brevet.
1°) Le régime supplétif du Code de la propriété intellectuelle
En principe, chaque copropriétaire peut exploiter l’invention à son profit, sous réserve d’indemniser équitablement les autres copropriétaires (dits « passifs« ), qui n’exploitent pas personnellement l’invention et n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal. C’est pourquoi les rétrocessions financières, communément appelées « royalties« , doivent être clairement définies dans tout contrat de règlement de copropriété.
A défaut d’exploiter personnellement et directement l’invention, les copropriétaires peuvent choisir de concéder aux tiers un droit de jouissance en leur octroyant une licence non-exclusive. La loi prévoit néanmoins un mécanisme de préemption redoutable, permettant notamment de se prémunir vis-à-vis des concurrents. Le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires, accompagné d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé. Dans un délai de trois mois suivant cette notification, le(s) copropriétaire(s) qui entend(ent) s’opposer à la concession de licence sont tenus d’acquérir la quote-part de celui souhaitant l’accorder. A l’aune du droit supplétif, l’extension aux tiers d’un droit d’exploitation par voie de licence est donc risqué. C’est une décision dont il faut maîtriser les conséquences. Chaque copropriétaire peut également concéder une licence exclusive, mais celle-ci suppose l’acceptation préalable unanime des autres. A défaut, la licence exclusive est inopposable à ceux qui n’y ont pas consenti et le fautif peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Autre prérogative centrale de la copropriété, chacun peut agir en contrefaçon de façon autonome. Celui à l’initiative de cette action doit toutefois notifier son assignation à ses pairs, notamment pour leur permettre de s’y rallier s’ils le souhaitent. Pour cause, l’action collective est naturellement toujours possible, bien qu’elle ne soit pas obligatoire. Ainsi, chaque copropriétaire est investi d’un rôle de défenseur potentiel du brevet et des droits et intérêts qui en découlent.
Le régime de copropriété, peut prendre fin naturellement à l’expiration du brevet. Toutefois, un copropriétaire peut souhaiter sortir du régime avant ce terme. Deux mécanismes principaux existent dans ce cas: l’abandon volontaire de quote-part ou la cession aux tiers.
2°) L’encadrement contractuel de la copropriété sur brevet
Comme nous l’avons vu, le régime applicable par défaut, issu des dispositions du Code de la propriété intellectuelle est à la fois clair et efficace. Il n’en demeure pas moins très peu spécifique. C’est pourquoi la rédaction d’un règlement de copropriété nous parait fortement conseillée. Idéalement, ce contrat devrait être négocié dès avant le dépôt de la demande de brevet, voire faire l’objet d’une promesse.
De manière générale, il est possible de déroger au régime supplétif consacré aux articles L613-29 à L613-31 du Code de la propriété intellectuelle. En matière de copropriété sur brevet, la liberté contractuelle est la règle. Dans la plupart des situations, il est donc judicieux de se saisir de cette liberté en aménageant, « sur-mesure », les droits et obligations des parties pendant la durée de validité de leur brevet.
De notre point de vue, les sujets suivants méritent a minima d’être traités dans le contrat (ou « règlement ») de copropriété :
- La répartition initiale des quotes-parts. C’est en réalité au contrat que seront réparties les fractions de copropriété indivise. Cet aspect fondamental doit faire l’objet d’un accord non-équivoque des parties, ne fût-ce que pour limiter le risque de litige en revendication.
- Les mutations de quotes-parts. A l’instar des statuts d’une société, le règlement de copropriété peut imposer certaines modalités conditionnant la validité et l’opposabilité des cessions de quotes-parts. On pense, notamment, au droit de préemption, permettant aux copropriétaires originels d’éviter l’entrée d’un membre étranger par voie d’acquisition.
- La désignation d’un mandataire commun. A la fois représentant vis-à-vis des tiers et « administrateur » en interne, un mandataire commun peut être désigné. Ses pouvoirs sont en général de deux ordres : certains actes d’administration peuvent être adoptés librement, tandis que les décisions les plus graves doivent être agréées par les copropriétaires. Par exemple, si le paiement des annuités de maintien du brevet peuvent ressortir de sa compétence de base, la constitution d’une sûreté sera nécessairement soumise à autorisation préalable. Nous préconisons de confier au mandataire un rôle de « médiateur » entre les copropriétaires. Les qualités humaines et professionnelles de la personne désignée (homme/femme de confiance, connaissant bien l’invention) sont donc primordiales.
- Exploitation & licences. Le droit d’exploitation personnel de l’invention, octroyé par défaut à chaque copropriétaire mérite d’être précisé et encadré. Par exemple, l’exploitation directe (par tel ou tel copropriétaire) doit être distinguée de l’exploitation indirecte (par une filiale ou personne liée) et une communication transparente peut être imposée à cet égard. Les clauses relatives aux modalités d’exploitation personnelle couvriront également le versement de royalties évoqué ci-dessus. Enfin, l’octroi de licence pourra être soumis à certaines formalités protectrices additionnelles.
- Actions en contrefaçon. L’imitation frauduleuse ou la fabrication illicite de la chose réservée aux copropriétaires constitue la principale menace dont ces derniers doivent se prémunir. Si le Code de la consommation consacre déjà un droit d’action individuel efficace, rien n’empêche d’aller plus loin, dans une optique de protection collective. La charge des frais de justice, la faculté de transiger, ou encore les stratégies de défense commune sont autant de sujets à anticiper.
- Décisions collectives, majorité & quorum. Par définition, toute indivision suppose l’adoption de décisions collectives. La rédaction d’un contrat de copropriété est l’occasion de définir certains seuils de participation et/ou de vote à respecter, en fonction du degré de gravité des décisions concernées.
3°) Recommandations pragmatiques
Le processus menant à la reconnaissance officielle d’une innovation et à sa protection légale est toujours enthousiasmant. Lorsque ce processus est collectif (par exemple entre une entreprise et des établissements universitaires ou des laboratoires), les aspects juridiques doivent être abordés le plus tôt possible. Il en va de la sécurisation juridique des relations entre copropriétaires, mais aussi de la protection du brevet lui-même vis-à-vis des tiers.
Comme nous l’avons vu, le régime légal applicable par défaut en France se caractérise par son efficacité et sa souplesse. Dans bien des cas, il est toutefois trop général pour que les parties s’en satisfassent comme seul cadre normatif.
Si la rédaction d’un contrat de copropriété vous parait utile pour sécuriser vos droits de propriété intellectuelle, nous serons heureux de répondre à vos questions.
Article co-rédigé par Me Simon Deceuninck, Avocat associé, et Mme Manon Haller, stagiaire juridique